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   商标申请的风险及如何规避

多数申请人认为付了代理费找了专业律师代理,就一定能申请成功。即便代理人在申请前跟申请人讲解了原因,或者一再提示风险,但是申请人在拿到商标驳文时,早已忘记代理人的提示。这并不是申请人的问题,因为申请人作为企业负责人要考虑企业的发展、经营、利益等很多重要事宜,知识产权仅是其中一部分。知识产权作为国家战略,企业上层战略,非常重要。因此,我建议企业树立知识产权规划意识,设立知识产权专员岗位,专门负责企业知识产权以及与代理律师的沟通协调。以下浅谈我个人的一些观点及建议。


一、商标申请风险不可规避的客观原因


1、企业刚成立,只考虑企业生存问题,忽视申请注册商标或者还没来得及申请商标


很多申请人认为企业成立之初,解决企业生存问题才是最为现实关键的,知识产权是企业发展后才该考虑的事。熟不知,待企业发展后,想申请注册已使用的品牌时,才发现商标注册不上,导致长期使用的已获得相关公众认可的品牌必须更换。就连拥有数亿用户的“微信”商标都被他人在先申请,后来在腾讯、商标局、商评委等共同努力下,腾讯才赢回“微信”商标。


商标注册以申请原则为主,使用原则为辅,因此最早向商标局申请注册的商标将会获得初步审定公告。申请商标费用不高,但能为企业保驾护航,企业应将知识产权先行。


2、商标显著性要件与申请人希望名称简单好记、易于联想到商品或服务内容之间的矛盾


商标最为重要的要素就是具备显著性,越独创显著性就越高,这样才能达到区分相同或类似商品的不同来源的作用。商标显著性:(1)指商标与指定使用的商品或服务之间没有直接表述性,即不能仅直接表述商品的功能、用途、原料、质量、价格、型号、内容等等,这是申请人尤其电子商务企业最为常见的问题。(2)商标不能太简单,比如两个普通字体的字母、常见几何图案等等。(3)商标与在先商标,尤其是知名商标要有区别,不要模仿抄袭等等。


对企业来说,都钟爱于商标名称简单易记,又能让相关公众联想到商标的服务内容。尤其是快速发展的互联网、电子商务企业喜欢用缺乏显著性的商标名称,比如我代理的“微团购”亦是如此,品牌知名度很高,但是商标申请之路却会很艰难。


3、商标近似判断的因素很多,很灵活,审查员在法律法规、审查标准的前提下有自由裁量权


商标局审查员很多,审查员对事物的认知能力也不尽相同,因此在商标近似判断上也存在仁者见仁智者见智。另外商标审查实行个案制,每个商标都有自身的特点,不能因为他人注册成功,代表自己就能注册成功。


对企业来说,认为支付了代理费找了律师代理,就应该成功。而专业的代理律师,可以凭长期办案经验,在商标近似判断上趋向于审查员,却不能取代审查员的审查意见。因此,在商标近似判断上切不可过于武断,多听听律师的意见,多权衡利弊。?


4、商标审查周期长,与企业立即使用申请商标之间的矛盾


商标实质审查是一项专业的工作,需要审查商标是否违反法律禁止性规定、是否缺乏显著性、是否与在先商标近似、甚至是否与前一案件有关联性等等。因此无法做到像网络域名、企业登记核名一样先审核,审核通过后再办手续。因此一件商标从申请到商标局审查完毕,给出初步审定公告或者驳回的结果,需要九个月左右。


对企业来说,没有提前规划品牌,认为时间就是金钱就是机会,在这九个月里将申请商标投入大规模使用,比如投入广告费、印刷包装、生产产品等等,这些费用比商标申请费高出太多,如果商标驳回可能导致企业前期投入前功尽弃。更为重要的是,企业的品牌战略规划可能要重新调整。


5、商标申请盲期、异议期的客观存在及法律程序


商标从申请到录入查询系统,在商标局网站的查询系统被查到,需要五个月左右。因此,在查询商标的当时,之前五个月的信息是查询不到的,这就叫查询盲期,因为盲期存在近似商标而驳回的也很多。


商标即便通过商标局的审查,准予初步审定公告,但公告期有三个月,相关利害人可以对公告期的商标提出异议,如果理由及证据充分,仍能驳回已公告的商标。这就叫异议期。


这是客观存在的问题及法律程序,是任何人都无法规避的风险。


二、针对上述问题,如何解决商标申请的风险问题


1、商标命名时,就注意显著性问题,尽量独创品牌,先找专业律师进行商标查询,提示风险。


2、提前储备一些商标,待商标注册成功后,再使用商标,避免临时抱佛脚,刚提出申请商标就投入使用。阿里巴巴公司目前已申请注册有5600多件商标,腾讯公司更高达6000多件商标。


3、如果需要使用商标时,而没有储备商标,千万不要把希望全部寄予一个商标申请上,这样风险太大。尽量同时多申请几个品牌,防患于未然,可以及时调整品牌。


4、申请商标时,尽量在上下游行业、关联行业都保护起来,避免他人抢注,也备将来企业跨业发展不时之需。


5、如果商标有风险,而且无法等到商标注册成功时再启用,那么在使用商标的时候,一定要多注意规范、突出使用商标,保留商标使用证据。若被驳回,可以通过驳回复审法律程序,提供大量商标使用证据,争取商标申请成功。


商标申请看似是很一件很小的事情,但其对企业的重要性,不得不需要企业及代理人认真对待,提前规划好,将企业的知识产权风险控制到最低。商标申请注册是成本最低的投入,但意义深远,因此在源头上把握好商标申请的问题,事半功倍。以上建议供企业参考,希望能给企业家们带来一点小小的帮助。


 

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